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商标问题
21
10月
2017

驰名商标注册跨类保护应以“商标近似性” 作为适用前提

发布时间:2017-10-21  来源:陈淑薪 王轶凯 中华商标杂志  作者:陈淑薪 王轶凯 中华商标杂志   浏览:254

   2013年《商标法》第13条第3款为我国驰名商标注册的跨类保护提供了法律依据。但是由于措辞模糊,该条款在司法实践中存在着很大争议,争议之一是,该跨类保护是以争议商标构成对驰名商标的“复制、摹仿或者翻译”,还是与驰名商标注册相近似为适用前提。这一分歧的存在导致法院在面对此类商标纠纷案件时采取的态度不一。笔者从“L0UIS VUITT0N”商标注册纠纷案出发,就该条款的理解和适用提出自己的观点——我国驰名商标跨类保护应以“商标近似性”作为适用前 提。“复制、摹仿、翻译”仅是导致商标注册近似的非穷尽手段的列举,而导致商标近似这一客观结果出现的原因并不限于此。对“复制、摹仿、翻译”这一封闭式措辞,应当做开放式解释。

    

   一、 问题的提出——从“LV”商标注册纠纷案出发


    2007年,某商标注册申请人就“XAVIERL0UISVUITT0N”(沙华-路易威登)标识提出商标注册申请,用于第33类商品(葡萄酒;酒类饮料)上,被“L0UIS VUITT0N”商标所有人路易威登马利蒂公司提出异议。在该商标异议案的行政诉讼过程中,一审法院未对引证商标是否驰名做出个案认定,但仍然依据2001年《商标法》第13条第2款的规定进行分析并作出判决。法院认为,商标注册申请人有证据证明沙华路易威登先生为路易威登家族成员,并获得其XLV品牌合法 授权,为该申请注册的争议商标提供了合理的解 释,虽然异议人提交的证据可以证明其引证商标注册在皮箱(包)商品上享有较高知名度,但争议商标不构成对该商标的复制、摹仿,其注册与使用不致误导公众。因此,争议商标注册申请未违反《商标法》第13条第2款的规定。但要求商标注册申请人及其关联公司在实际使用争议商标时, 应标注醒目文字,与“LVMH集团”相区分。 


   然而,在该案的二审诉讼中,法院做出了与一审判决相左的认定。法院认为,引证商标注册为在中国注册的驰名商标注册;争议商标完整包含了引证商标,标志本身构成近似。使用争议商标, 可能使相关公众造成误认,进而损害“L0UIS VUITT0N”商标注册所有人的利益,因此构成《商标法》第13条第2款规定的情形。 


   反观两份判决,我们可以发现,一审着重分析论证争议商标注册的产生并非法条所规定的“复制、摹仿、翻译”他人驰名商标注册,并且认为,使用人主观上不存在攀附驰名商标商誉的故意,在实际使用时也进行了标注,在相当程度上排除了 误导相关公众的可能,所以并未构成《商标法》 第13条第2款所规定的情形。而二审则着重分析两商标标志本身构成近似,使用争议商标,可能使相关公众造成误认,进而损害驰名商标注册所有人的利益,构成《商标法》第13条第2款所规定的情形。该案一审、二审的论证及判决之所以不同,实际上是对《商标法》第13条第2款的理解存在着不一致——该条款适用的前提是,争议商标是对他人驰名商标的“复制、摹仿或者翻译”,还是与他人驰名商标注册在客观上构成近似。


   二、 法条的措辞导致实践中对其的理解适用存在分歧 


   我国《商标法》对于驰名商标注册的规定基本上来源于相关国际公约。《巴黎公约》第6条之二规定:“(1)本联盟各国承诺,如果申请注册的商标构成对另一商标的复制、仿制或者翻译, 容易产生混淆,而注册国或使用国主管机关认为该另一商标注册在该国已经驰名,是有权享受本公约利益的人的商标,并且用于相同或类似的商品, 该国将依职权(如果本国法律允许),或者应有关当事人的请求,拒绝或取消注册,并禁止使用。这些规定,在商标注册的主要部分构成对上述驰名商标注册的复制或者仿制,容易与该商标产生混淆时,也应适用。”此后,《TRIPS协议》则将对驰名商标的这种保护扩展到不相同或不类似的商品之上。 


   事实上,我国2013年《商标法》第13条第3款使用“复制、摹仿或者翻译”这一表述源自对国际公约的直接翻译。这一表述导致实践中存在这样的问题,即当事人围绕其商标注册产生的方式并非“复制、摹仿、翻译”他人驰名商 标,而是具有合法合理的来源依据(如姓名、先于驰名商标而取得的商号等),不具备法条所规定的情形,从而有意忽视掉实际上所产生的导致消费者误认的结果来进行抗辩。上述案件中异议商标注册申请人就是紧紧抓住其商标是其品牌创始人的姓名,以此来为争议商标进行合理解释,主张其商标注册申请争议商标不构成对引证商标的复制、摹仿。 


   笔者认为,对于该条的适用,北京市高级人民法院在2010年的“雨果博斯BOSS”案判决书中,曾做出过部分解读,其指出:“《商标法》第十三条第二款在适用中原则上应首先认定在先的注册商标是否为驰名商标注册;其次认定申请注册的商标是否构成对在先已注册驰名商标的 “复制、摹仿或者翻译”;最后再认定这种“复制、摹仿或者翻译”的商标是否误导公众并可能对驰名商标注册人的利益造成损害。”同时又称 “《商标法》第十三条第二款对驰名商标的保护与《商标法》第二十八条中关于近似商标的认定并不完全相同。……在驰名商标注册的情况下,认定是否构成“误导”和“损害”所需的“复制、摹仿或者翻译”的近似程度与近似商标判断中商标注册标志近似的判断也存在程度上的区别,而且商品也不要求必须是同一种商品或者类似商品。综上,在适用《商标法》第十三条第二款的规定时,上述三个条件原则上有适用顺序上的要求, 而且与《商标法》第二十八条中关于近似商标的认定存在实质上的区别”。笔者认为,北京市高级人民法院这一表述表明,《商标法》第13条第3款的适用原则上应当分三步走,并且将商标近似性作为申请注册的商标构成对驰名商标的 “复制、摹仿或者翻译”的判定标准,如果商标注册近似,则构成对驰名商标的“复制、摹仿或者翻译”,同时也指出这种近似与《商标法》第28条中关于近似商标注册的认定存在实质上的区别(但遗憾的是并未对“存在实质上的区别”的具体内容 进行说明)。在2016年的“L0UIS VUITT0N”案中二审法院的判决也沿用了这一观点,首先论证


   争议商标与引证商标构成近似,虽然有证据证明争议商标注册有其合理来源,但由于引证商标为驰名商标,申请注册争议商标注册,仍可能导致相关公众误认为经营者之间存在某种特定联系,进而损害驰名商标注册所有人的利益。因此,推翻了一审法院所认定的“争议商标不构成对驰名的引证商标注册的复制摹仿”这一结论。


   三、 《商标法》第13条第3款的适用应以“商 标近似性”为前提 


   对于我国驰名商标注册跨类保护适用前提的问题,目前存在两种观点。第一种观点认为驰名商标跨类保护并不一定以商标间的近似为前提。北京市第一中级人民法院知识产权庭在其编写的《商标确权行政审判疑难问题研究》中明确指 出,法律规定的“复制、摹仿、翻译”与商标近似有所区别,“复制应指商标注册相同,摹仿应指商标近似,翻译仅仅指不同语言文字具有对应关系,但这种对应关系并不要求是唯一的,并不一 定导致商标近似”,也就是说,对驰名商标提 供跨类保护并不一定以商标间的相似为前提。因此在本案一审中,法院秉持这一观点,紧紧围绕争议商标注册是否是对驰名商标的“复制、摹仿、翻 译”来进行探讨。第二种观点认为,对驰名商标提供跨类保护应以商标间的近似为前提:商标注册混淆保护中尚且以“商标近似”为构成要件,而商标的跨类保护作为一种比“商标混淆”保护更接近物权的保护方式,如果不考虑商标间的近似, 会导致商标权过度扩张;在消费者的角度来看, 商标不近似,商标注册的信息传递功能没有受到破坏时,启动跨类保护之诉或造成对他人的符号商誉的野蛮干扰;以商标近似为反淡化的适用前提, 已经成为国际上对驰名商标注册进行反淡化保护的国家的通行做法。


   笔者认为,以商标的近似性作为适用前提更为合理。 


   首先,商标注册作为一个符号,消费者在购物时,只会直接依据这一符号对不同来源的商品进行认识、区分和选择,而不会去探究商标如何而来。只要是商标足够近似,使消费者认为其与他人驰名商标具有相当程度的联系,扰乱商标注册所有人与消费者之间的信息沟通,破坏商标的信息传递功能,从而产生了驰名商标注册显著性减弱、市场声誉被贬损或被不正当利用的后果,那么,即使该近似商标并非法条所规定的是对他人驰名商标的“复制、摹仿、翻译”,也应当对其使用与注册予以禁止。反之,商标不近似,消费者在看到标识时,不会对两者产生各种情况的联想,也就是说没有破坏商标注册的信息传递功能,那么我们就不应当运用跨类保护来对商标的使用和注册进行干预。因此,即使商标是“复制、摹仿、翻译” 他人驰名商标注册,只要尚未构成近似,也不能对之进行禁止。 


   其次,商标法不同于著作权法,只要不存在商标法所禁止的情形,如损害他人现有的在先权利等,商标法不应对商标注册标志如何产生进行规范,不管商标标识是商标权人独立“创作”而来,还是依据姓名、姓氏或是商号而来,商标法都不会加以干涉,其仅仅只是通过保护商标标识、规范对商标注册标识的使用来达到使消费者通过该标识识别商品或服务来源并降低消费者搜寻成本的目的,而对商标注册标识本身如何产生并不过问。否则,就会对其他人的商标选择自由造成限 制。“不考虑涉嫌侵权的商标与驰名商标之间的相似性,就必将迫使其他人创造一个与其商标完全不同的商标注册,或者是限制自己的自由表达权, 且以高于法律规定的标准去反复检查自己的产 品,以避免淡化之诉”。如果因为商标标识的 来源合理而对可能会导致消费者误认、扰乱市场秩序的相同或近似商标注册不进行规范,那么就丧失了商标法规范的价值。 


   再次,如果对法条措辞进行僵硬的解释与适用,即仅对“复制、摹仿、翻译”进行分析, 可能会产生以下情形:一是对符合法条所规定的 “复制、摹仿、翻译”但商标注册并不近似的情况进 行规制,会不合理地限制他人选择自由的空间, 从而使他人的合法商业活动因驰名商标权利的存在和过度扩张而受到影响。二是商标注册已经构成近似,但并非“复制、摹仿、翻译”他人驰名商标,那么是否仍应当受到规制呢。如果依据上述案例中一审法院的观点和论证逻辑,在这种情况 下,若当事人可以通过提供合理说明并提供充足的证据,且在实际使用中借助适当的辅助手段致力于避免误导公众,那么这一商标注册就可以使用并获得注册。但是在这种情况下,“合理说明”除了商标是当事人的姓名这一情形之外,还应当包括哪些其他事由;“在使用中运用适当的辅助手段致力于避免误导公众”,使用人采取了适当的辅助手段致力于避免误认但是实际上仍然产生了 误导公众的后果时应当如何处理。这一系列的问题在实践中都很难把握,会导致法律规则在具体适用时具有较大任意性,不利于纠纷的解决。


   综上,商标注册标识如何产生或者得来并不重要,而商标相同或近似,才存在对消费者产生误导,使驰名商标所有人的声誉等受到损害的可能。因此,以商标的近似性作为《商标法》第13条第3款驰名商标注册跨类保护的适用前提更为合理。 事实上,《商标法》第13条第2款“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆” 的适用前提也应当是商标注册的近似性。在司法实践 中,不应当囿于对法条的僵硬理解,而应当从商标法的立法目的出发来对《商标法》第13条的适用前提进行合理解读,只有这样,才能达到保护驰名商标注册,进而保护消费者、经营者的利益,维护市场竞争秩序的目的。



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