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04
12月
2017

专利申请代理人必读:如何应对分案申请修改超范围问题?

发布时间:2017-12-04  来源:张淏 中国知识产权报  作者:张淏 中国知识产权报   浏览:451

   根据《中华人民共和国专利法实施细则》第四十二条第一款的规定,一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的,申请人可以在授权后办理登记手续的期限届满前,向国务院专利行政部门提出分案申请;但是,专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的,不能提出分案申请。分案申请(下称分案)通常与单一性密切相关,满足单一性则可以合案申请,不满足单一性则需要在母案申请(下称母案)的基础上提出分案。


   作为母案的延续,分案仍可保留母案的申请日,如果母案享有优先权,分案还可继承母案的优先权日。但是,在享有母案的申请日/优先权日的同时,分案还需受到一些限制。例如,分案不得改变母案的类别,否则将不予受理;分案的申请人应当与母案的申请人相同,不相同者应提交变更证明材料,分案的发明人也应是母案的发明人,或是其中的部分成员,否则将不予受理;分案的内容不得超出母案记载的范围,否则将驳回分案。本文通过一件复审案例,说明分案中针对权利要求的修改超出母案记载的范围的情况是如何发生的。


   典型案例


   申请人首先提交了1份PCT国际专利申请,该申请进入中国国家阶段后获得了授权,但授权公告文本中仅包含产品权利要求。可能由于申请人在母案实审阶段预感到某些技术方案(特别是关于制备方法的技术方案)的授权前景不太理想,因此在母案尚未结案时就提交了分案申请,并请求保护5项方法权利要求。


   针对上述分案,国家知识产权局专利审查部门发出审查意见通知书,指出上述5项方法权利要求超出了母案记载的范围,其理由大致如下:分案的权利要求1请求保护一种包含活性成分的组合物的制备方法,而母案仅记载了包含具有特定形态的活性成分的胶囊的制备方法,因此分案的权利要求1实际上删除了母案的制备方法中涉及具体组分、特定工艺步骤等的技术特征,如此修改显然使分案超出了母案记载的范围。


   对此,申请人持有不同意见,并在意见陈述书中阐述了如下理由:母案中的很多实例记载了将具有特定形态的活性成分置于合适的溶剂中溶解的过程,如此操作必然能够获得包含活性成分的组合物,因此分案并未超出母案记载的范围。然而,国家知识产权局专利申请审查员坚持了自己的审查理由,并针对分案发出驳回决定。申请人也坚持自己的申辩理由,并向专利复审委员会提出复审请求。专利复审委员会成立了合议组,并发出复审通知书,依据同样的理由再次指出分案超出了母案记载的范围这一缺陷。


   之后,申请人提交了修改后仅包含1项方法权利要求的权利要求书,该权利要求请求保护一种方法,其包括将具有特定形态的活性成分溶解在溶剂中这一技术特征。同时,申请人在相应的意见陈述书中指出:母案记载了同一活性成分的多种形态;另外,从专业概念上讲,该活性成分本身是一种具体的化合物,与其以何种形态存在无关。因此,使用具有特定形态的该活性成分来制备包含该活性成分的组合物的方法并未超出母案记载的范围。


   经合议组审理后,专利申请复审委员会发出复审决定书,其中指出:修改后的权利要求1请求保护一种方法,该方法虽然限定了包括将具有特定形态的活性成分溶解在溶剂中的步骤,但“一种方法”这一表述意味着该方法还包括其他步骤,通过该方法制备的产品有任意多种可能性,这种开放式的概括方式实际上进一步扩大了权利要求的保护范围。因此,专利复审委员会维持了驳回决定。


   由于不服上述复审决定,申请人又先后向北京市第一中级人民法院和北京市高级人民法院提起诉讼和上诉,但均因主张缺乏事实及法律依据而未得到法院的支持,最终未能挽回分案被驳回的结局。


   启示


   目前,我国对于分案申请是否超出母案记载的范围仍持有较为严格的审查尺度。基于笔者的代理经验,分案中新的权利要求通常不能包含从母案的说明书中概括得出的技术方案。换言之,即使新的权利要求中的每一个技术特征都能够得到原说明书的支持,但如果其整体技术方案未在原说明书的某一个实施例中公开,或者其整体技术方案没有包含某一个实施例中所有相关的技术特征,那么也会被认定为分案申请超范围。


   为了尽量避免上述情况的发生,笔者认为,申请人或专利申请代理人在撰写专利申请文件时,可以考虑将所有具备可专利性的技术方案都写入权利要求书中,即使这些方案之间明显不具有单一性,只要在母案的权利要求书中出现过,一般不会有分案超范围的问题。另外,如果申请人由于特定原因而不将所有具备可专利性的技术方案都写入权利要求书,那么至少也要在说明书中的发明内容部分记载所有的技术方案,并在具体实施方式部分与之呼应。否则,在后续分案的权利要求撰写中,就不得不将具体实施方式中与该项技术方案相关的所有特征都并入权利要求中,直接导致保护范围过小的不利结果。


   以上为笔者在实际工作中的一些体会,仅供参考。



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