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原创干货:专利审查“相反的教导”在创造性判断中的作用

发布时间:2017-12-12  来源:李晓蕾 华进知识产权  作者:李晓蕾 华进知识产权   浏览:123

   创造性是专利授权的实质性条件之一。根据《专利审查指南》的规定,在对专利的创造性进行判断时,通常采用“三步法”来进行判断,并且,“三步法”的判断应当遵循整体判断的原则,也就是说,要将现有技术作为整体考虑。正由于在判断创造性时,应当把现有技术作为整体考虑,而现有技术中除了可能包括能与最接近现有技术结合得到该发明的技术,也有可能包括使本领域技术人员偏离该发明的技术,因此,在实践中,“相反的教导”或“相反的启示”常常会被用来作为增强创造性的理由。虽然“相反的教导”或“相反的启示”这样的术语并没有直接出现在《专利审查指南》中,但是仍然对实践中专利创造性的判断产生了很大的影响。


   然而,由于这些术语并没有体现在指南中,人们对于其含义及其作用又存在不同的认识,导致实践中出现了审查标准明显不一致的现象,因此,有必要对此进行探讨,以澄清一些认识上的误区。由于在实践中,“相反的教导”和“相反的启示”两者在含义上没有区别,因此,本文的讨论中统一使用“相反的教导”这一术语。


   美国专利审查中的相反的教导


   实践中被广泛使用的“相反的教导”或“相反的启示”(teaching away)来源于美国。根据“教导-启示-动机”原则,如果存在着教导、启示或动机,使本领域技术人员能够结合或修改现有技术,得到要求保护的发明,该发明就是显而易见的。由于现有技术应当作为整体考虑,因此审查员需要同时考虑那些使本领域技术偏离本发明的部分。


   W.L. Gore & Assoc., Inc. v. Garlock, Inc.是早期讨论相反的教导的案例。争议的权利要求是一种处理聚四氟乙烯多孔颗粒的方法,其中一个步骤包括在35℃至晶体熔点的温度之间,将聚四氟乙烯以超过10%每秒的速率拉伸。通过该方法制得的聚四氟乙烯胶带,能够克服现有技术中容易破裂的问题,可以用于接头密封胶带。在现有技术中,有对比文件教导了,非聚四氟乙烯的热塑性塑料可以被迅速拉伸以增加长度,同时教导了在拉伸前降低结晶度或避免结晶。还有对比文件记载了,使用传统的处理热塑性塑料的方法处理聚四氟乙烯效果不好,以及聚四氟乙烯材料应当被缓慢地拉伸。法官认为,应当将现有技术作为整体考虑。本领域技术人员在解决胶带破裂的问题时,可能选择降低拉伸的速度,或提高温度以降低结晶度。而本发明采用了与现有技术中被普遍接受的知识相反的做法,这是本发明具有创造性的证据。


   相反的教导常常被用来作为反驳“显而易见”的理由,但在美国审查指南中,对于相反的教导并没有给出明确的定义,而是通过列举的方式,从正反两方面说明,在某些情下,应当被认为存在相反的教导,从而认定发明具有创造性,而在某些情形下,反向的教导不足证明发明具有创造性。


   根据美国审查指南,存在相反的教导的情形包括,对比文件之间不能够结合的情况。例如,要求保护的是一种同时含有铁和碱金属的催化剂。现有技术中,一篇对比文件公开了一种催化剂,其中锑和碱金属可以互换,并获得相同的效果。另一篇对比文件中公开了向催化剂中加入铁,但明确地排除了锑。由于第二篇对比文件中排除了锑,而第一篇使用了锑,因此这两篇对比文件无法结合,属于存在相反的教导的情形。由于存在着相反的教导,发明是非显而易见的,具有创造性。


   此外,如果需要进行的改变将会使现有技术中的发明被改变得不适于实现它的目的,那么就不存在启示或动机进行这样的改变。例如,要求保护的是一种在医疗手术中使用的血液过滤装置,其中,血液的入口和出口都位于过滤装置的底部,气孔位于过滤装置的顶部。现有技术中,对比文件公开了一种液体过滤装置,用于除去汽油和其他轻质油中的污垢和水,入口和出口都在该装置的顶部,在该装置的底部设置有活塞,用于周期性地除去收集到的污垢和水。该对比文件还进一步教导了,分离是通过重力辅助完成的。在这种情况下,将对比文件的装置上下翻转,是否是显而易见的,成为案件的焦点。最终,法院认为,如果将现有技术中的装置翻转,该装置就不能正常使用了,因为汽油将在留在顶部,从出口流出的是需要被除去的水和更重的油,而不是需要的汽油。也就是说,为了得到本发明的血液过滤装置,需要将现有技术中的汽油过滤装置改变得无法实现其原本的功能,这也是属于相反的教导的一种情形,发明因此而具有创造性。


   根据中国《专利审查指南》理解相反的教导


   由于我国审查指南没有对相反的教导进行规定,要想理解“相反的教导”的含义,必须要从正面的“教导”入手。根据《专利审查指南》的规定,要判断发明相对于现有技术是否显而易见,通常要分三个步骤进行,即通常所说的“三步法”。首先,需要确定现有技术中最密切相关的一个技术方案;然后确定要保护的发明与最接近的现有技术相比,有哪些区别特征,再根据区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题;最后,判断要保护的发明对本领域技术人员是否显而易见。


   在最后一个步骤中,是否存在技术启示对显而易见性的判断至关重要。根据《专利审查指南》的规定,在判断过程中,要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示,即现有技术中是否给出了将区别特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题(即发明实际解决的技术问题的)启示,这种启示会使本领域技术人员在面对所述技术问题时,有动机改进最接近的现有技术并获得要求保护的发明。


   从《专利审查指南》对“技术启示”的规定看,技术启示至少包含两层含义:首先,能将区别特征应用的最接近的现有技术中;其次,区别特征能解决发明实际解决的技术问题。如果对比文件公开的内容不能构成启示,则上述两方面中的至少一个没有满足。也就是说,“相反的教导”或“相反的启示”应该是明确记载的,或者本领域技术人员通过阅读说明书能够明确地得到的信息,内容是对比文件中的区别特征与最接近的现有技术无法结合;或者,对比文件中公开的区别特征不能解决发明实际解决的技术问题。


   例如,在“正长链二元酸的生产方法”案中,根据现有证据的记载,采用膜过滤法并不能直接将烷烃和二元酸分离,而争议专利却实际上采用膜过滤法将将烷烃和二元酸分离开来,因此现有技术公开的技术手段不能解决发明实际解决的技术问题,构成相反的启示。在“三相组合式过压保护器”案中,由于不同的对比文件中记载的技术方案有不同的适用场合,而不同场合中要考虑不同的因素,有不同的甚至的矛盾的技术要求,因此,上述各对比文件已经明确排除了它们之间相互结合的可能,而对比文件中明确记载的不能结合的信息,构成了相反的启示。


   此外,根据《专利审查指南》的规定,在判断现有技术是否存在启示时,也要遵循整体把握的原则。因此,如果现有技术中同时存在正向的启示和相反的教导,也应当从整体把握,特别是在相反的教导不足以构成技术偏见时,不宜仅仅由于存在相反的教导而认为有创造性。


   例如,在“可携式存储装置”专利申请中,具有争议的特征是“数据存储单元为硬盘或闪存”。而根据对比文件1的记载,该发明为了克服快闪存储器读写速度慢以及价格昂贵的缺陷,采用了动态随机存储器,而本申请与对比文件1相反,恰恰选择了闪存。但是,由于在对比文件1的发明做出后,闪存技术飞速发展,对比文件1中记载的缺陷已经不再存在,因此,本领域技术人员应当有能力根据申请日前的技术发展水平,正确地理技术发展的脉络,从而判断此前文献公开的内容是否仍然成立。


   《专利审查指南》中规定的“技术偏见”,与“相反的教导”较为接近,但也存在区别。从被本领域技术人员接受的程度看,技术偏见应当是占有绝对优势的、被本领域技术人员普遍相信的信息,而相反的教导则不一定要达到被普遍接受的程度。此外,相反的教导也不一定都是偏离客观事实的认识,还包括不能结合,或者由于当时技术的限制而确实无法实现的情况。因此,在相反的教导并没有达到技术偏见的程度时,应当注意,要判断现有技术在整体上是否存在启示,相反的教导是否足以使本领域技术人员不去考虑其他的可能性,不能轻易地根据相反的教导而忽视现有技术中其他的信息,认为不存在启示。 


   实践中容易混淆的问题


   “相反的教导”经常被申请人用来作为争辩发明具有创造性的理由。但是,由于相反的教导很难给出定义,实践中常常产生争议。事实上,在实践中,由于存在“相反的教导”而认定发明具有创造性的例子并不多见,在大多数情况下,现有技术中记载的“否定的”或“负面的”信息,都不足以构成相反的教导,从而影响创造性的判断。


   美国审查指南中列举了一些情况,不应因为相反的教导而认为有创造性。例如,现有技术公开的优选实施例并不会对更广的范围或者非优选的实施例构成相反的教导。此外,已知的或者显而易见的产品不会由于被描述成在某些方面比其他同用途的产品差而可以获得专利保护。


   例如,在Gurley案中,权利要求保护的是一种环氧树脂浸渍纤维增强印刷电路材料。现有技术中有文献教导了与本发明相似的印刷电路材料,但使用的是聚酰亚胺树脂浸渍而不是环氧树脂。此外,这篇文献中还公开了,已知环氧树脂具有该用途,且环氧树脂浸渍电路板具有相对可以接受的尺寸稳定性,以及一定程度的柔性,但是,与聚酰亚胺浸渍电路板相比,仍然较差。在这个案件中,法院支持了驳回决定,并认为,关于环氧树脂,对比文件只是陈述了现有技术中已知的事实,不足以说明具有创造性。


   在Geisler案中,讨论了关于数值范围的问题。权利要求保护的是一种反射物,具有争议的区别特征是:反射物上的保护层厚度为50-100埃。该发明设置保护层是为了防止反射物被磨损或腐蚀,延长其使用寿命。而现有技术中,一篇对比文件公开了,保护层应该足够地厚,从而达到保护的目的并保持无色。为了同时达到这两个目的,对比文件给出了建议的厚度为100-600埃,优选200-300埃,并概括地指出,保护层的厚度不应低于100埃。法官认为,在这篇对比文件中指出了,保护层尽可能地薄是有好处的,可以减少对光的吸收,并节省生产时间,降低损耗。因此,对比文件中虽然提出优选的保护层范围是200-300埃,但同时也为本领域技术人员提供了动机关注最低100埃的厚度,并最终认为,对比文件中“保护层的厚度不应低于100埃”的记载不足以构成相反的教导,也不足以克服显而易见性的问题。


   在上述两个案例中,现有技术虽然都选择了与专利申请不同的方案,但都是客观描述了采用“环氧树脂”或“低于100埃”可能带来的缺陷,而不同的发明有不同的侧重点,发明目的也不同,现有技术中的这种记载并不能排除本领域技术人员根据实际需要,选择不同的方案,因此不构成相反的教导。


   以我国的《专利审查指南》为基础进行分析,也能得出相同的结论。专利权人常常用来主张具有“相反的教导”,实际上只是对现有技术缺陷的客观描述,不涉及发明实际解决的技术问题,因此并不足以导致本领域技术人员无法将区别特征与最接近的现有技术结合解决技术问题。在这种情况下,这种与本发明实际解决的技术问题无关的对现有技术缺陷的客观描述并不构成“相反的教导”,也不应该影响对创造性的判断。在一个涉及博世公司的专利复审行政诉讼[12]中,对这种情形不构成反向教导的原因进行了讨论。


   该案涉及的专利申请的权利要求1要求保护的是一种汽车中的计算机系统。与对比文件1(WO99/48021A2)相比,权利要求1有两个区别技术特征,分别是1)权利要求1是使用两个计算机系统来分别实现主要与驾驶相关的功能和与驾驶无关的功能;而对比文件1使用一个计算机系统的两个处理器模块来分别实现主要与驾驶相关的功能和与驾驶无关的功能;2)权利要求1中的两个计算机各自与一个图形处理器连接。专利复审委员会和法院均认为,这两个区别特征对本领域技术人员是显而易见的,该申请不具有创造性。


   在复审和一审过程中,博世公司针对区别特征2)提出了反向教导的理由。具体地说,本发明的技术方案与对比文件1相比,增加一个了图形控制器,以便两个处理器模块1、2分别与自己的图形控制器相连接。但是,对比文件1记载了,如果该计算机系统仅仅是通知有关乘客数据和交通系统状态,那么就可以不使用图形控制器。……另外,需要指出的是在提高整个系统的集成度方面,应当以硬件的方式将各个器件汇集在一起,从而大大简化整个计算机系统。由此可以看出,对比文件1给出了与本发明的技术方案相反的技术教导(反向教导),即通过尽可能地减少系统部件的数量来简化整个系统,而不是增加系统所含部件的数量。这种相反的教导使本领域技术人员在不付出创造性劳动的情况下不能得到本发明。


   对于申请人的主张,法院认为,对比文件1的目的是提高系统的集成度,因而将两套系统集成在一起,其出发点侧重于节省成本;而本申请的目的是提高安全性,从而将两套系统独立制造。集成或者分开都是本领域技术人员根据实际需要容易想到的,两种手段都是本领域的公知常识,本领域技术人员可以根据实际需要的适当选择。上述两种方式的不同技术效果是本领域技术人员仅仅通过合乎逻辑的分析就可以得到的。因此,对比文件1,虽然是采用了相反的做法,但不属于给出反向教导的情况。


   也就是说,采用一个图形控制器和采用两个图形控制器有各自的优点和缺点。对比文件1中虽然客观记载了应减少系统部件数量而简化系统,但本领域技术人员能够理解,出于解决不同问题的目的考虑,仍然可以选择采用两个图形控制器。由于对比文件1并没有否认该采用两个图形控制器的区别特征能够实际解决本发明实际解决的安全性的技术问题,因此,不构成相反的教导。


   可见,在这个案例中,法院认为,客观描述现有技术的优点和缺点,不构成相反的教导,不会影响本领域技术人员根据实际需要选择适当的方案。


   但是,在实践中,对这一个问题也存在争议。在鲨鱼鳍式天线案[13]中,权利要求1要求保护的是一种鲨鱼鳍式天线,存在争议的区别特征为“所述无线电接收天线为AM/FM共用天线”,实际要解决的技术问题是:“如何通过较少天线实现安装方便,无线电信号接收效果好的天线接收装置”。由于在该案中使用的对比文件的背景技术中记载了AM/FM共用天线容易发生故障、收度不理想或昂贵等缺陷,为了克服上述缺陷而采用AM及FM天线分离式设计。合议组认为,若在该对比文件的基础上结合使用AM/FM共用天线的技术手段则会使得其不能解决所要解决的技术问题,阻碍了本领域技术人员在本领域或相关领域寻求手段来解决本专利实际解决的技术问题,本领域技术人员在该证据的基础上无法获得将其与现有技术中的使用AM/FM共用天线的技术手段相结合的启示。因此,合议组认为权利要求具有创造性。


   根据整体判断原则,本领域技术人员有能力掌握申请日之前的所有现有技术,且《专利审查指南》中也明确规定了,应该从现有技术整体上判断是否存在启示。因此,本领域技术人员不会由于某一篇文件中客观记载了区别特征的缺陷,就阻碍了其向现有技术中寻找解决技术问题的技术手段。从这个角度看,“鲨鱼鳍式天线案”中体现的推理过程和得到结论尚值得商榷。


   结论


   在各国审查实践中,“相反的教导”都常常被申请人用来作为支持创造性的论据。美国审查指南中对于相反的教导从正反两方面进行了列举。此外,也存在一些典型案例以供参考。而我国《专利审查指南》中仅仅正面规定了在判断创造性时应当整体考虑现有技术是否存在启示,但没有体现“相反的教导”在专利审查中的意义。因此,实践中,对“相反的教导”的含义,以及相反的教导与创造性判断的关系,存在着认识不清的地方。


   并非所有的否定的信息都构成相反的教导。相反的教导是指那些明确公开的区别特征与最接近的现有技术无法结合,或者,区别特征不能解决发明实际解决的技术问题相关的信息。如果与这两方面无关,而仅仅是客观地公开了与技术问题无关的缺陷,则不构成具有创造性的理由。


   由于在判断是否具有启示时,并不需要本领域技术人员能够确信可以得到相应的技术效果,只要有合理的预期即可。因此,如果现有技术中同时出现了正向的技术信息和相反的技术信息,而相反的技术信息还没有达到被本领域技术人员普遍认可并足以构成技术偏见的程度时,应当从技术的发展趋势出发,整体考虑现有技术是否存在启示,不宜轻易由于“相反的教导”而否认存在技术启示。此外,在公开充分以及支持等问题的审查时,也应当注意,本专利是否公开了克服“相反的教导”的具体技术手段。



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