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7月
2018

是否可以在实用新型专利申请中写入方法特征?

发布时间:2018-07-12  来源:唐清凯 华进知识产权  作者:唐清凯 华进知识产权   浏览:347

专利实践工作中,经常会遇到一些含有方法特征的技术方案。由此带来以下问题:是否可以在实用新型专利申请中写入方法特征?是否写入要考虑那些因素?


1


实用新型专利中写入方法特征的合法性


首先看看专利法和专利审查指南是怎么规定的。


专利法第二条第三款规定:实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。根据该规定,实用新型专利只保护产品。一切方法以及未经人工制造的自然存在的物品不属于实用新型专利保护的客体。所述产品应当是经过产业方法制造的,有确定形状、构造且占据一定空间的实体。


专利审查指南第一部分第二章6.1部分规定,(实用新型专利)权利要求中可以使用已知方法的名称限定产品的形状、构造,但不得包含方法的步骤、工艺条件等。例如,可以焊接、铆接等已知方法名称限定各部件的连接关系,而不包含对方法本身提出的改进。


由上述规定不难看出,实用新型专利申请当然也是可以写入方法特征的,是合法的。


2


实用新型专利中写入方法特征的考虑因素


2.1新颖性及创造性的审查规定:


专利审查指南第二部分第三章3.2.5部分规定,如果所属技术领域的技术人员可以断定该方法必然使产品具有不同于对比文件产品的特定结构,则该权利要求具备新颖性,相反,如果申请的权利要求所限定的产品与对比文件产品相比,尽管所述方法不同,但产品的结构和组成相同,则该权利要求不具备新颖性,除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明该方法导致产品在结构和/或组成上与对比文件产品不同,或者该方法给产品带来了不同于对比文件产品的性能从而表明其结构和/或组成已发生改变。


显然,实用新型专利申请写入方法特征的一个很重要的好处在于:使权利要求有可能满足新颖性的要求。此外,根据专利审查指南的规定,方法特征对于创造性的判断也有同样的意义。


2.2无效宣告程序中的规定


专利审查指南第四部分第二章6.1部分规定,“在无效宣告程序中,有关实用新型专利保护客体的审查使用本指南第一部分第二章第6节的规定”。及规定“在实用新型专利的新颖性的审查中,应当考虑其技术方案中的所有技术特征,包括材料特征和方法特征”。及规定“在实用新型专利的创造性的审查中,应当考虑其技术方案中的所有技术特征,包括材料特征和方法特征”。


由上述规定不难得出结论,实用新型专利中写入的方法特征对于专利权稳定性也是有意义的。


2.3专利侵权时实用新型专利保护范围的探讨


专利全面覆盖原则,强调的是被控侵权技术方案与实用新型专利权利要求所记载的全部产品技术特征相同。由于方法特征表征的产品权利要求的保护主题仍然是产品,其保护范围还是产品的形状、构造或其结合,而不应当包含方法本身。


因此,如果被控侵权技术方案所采用的方法相同,但导致的产品的形状、构造或其结合不同,则在侵权比对时显然谈不上考虑方法的区别,此点应无异议。


而如果被控侵权技术方案所采用的方法不同,但导致的产品的形状、构造或其结合相同,则在侵权比对时不考虑方法的区别。此点实际中可能会一定的争议。


在笔者看来,如果专利的申请方案是由于该方法特征而导致产品的形状、构造或其结合与对比文件不同,则侵权比对时仍应当考虑方法的区别。换言之:影响专利新颖性和创造性的方法特征对于保护范围应当是有限定作用的。因此是否将方法特征写入权利要求也应当考虑其是否影响侵权判断及对侵权判断难易的影响程度。


3


总结及建议


1、可以合法地在实用新型专利中写入方法特征,但要满足以下条件:条件1:要求该方法是“已知方法”;条件2:即便是已知方法,也不能够是包含方法的步骤、工艺条件,不能包含对方法本身提出的改进。


2、方法特征的写入应当对形状、构造或者其结合产生影响,即能够对新颖性和创造性有所帮助的方法特征才考虑写入权利要求。


3、在上述第2点的基础上,从侵权比对角度考虑,建议只有方法特征导致要求保护的产品结构明显不同于对比文件产品时,才考虑写入方法特征。


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