内容精要

1.完整包含他人注册商标的近似判断，应当以商标构成要素、知名度和显著性、使用人的意图、商标使用历史和现状四个角度综合判断，不应认为由于诉争商标被完整包含在引证商标中，就简单、机械的判断构成商标近似；

2.注册商标构成要素要采取“整体比对、要件隔离”的判断标准，更要注重以相关公众的一般判断为标准；

3.知名度和显著性在注册商标近似的判断中，有超越其他要素重点考量的可能性，需要个案具体分析；

4.使用人的意图来源于侵权法的适用，但需要就申请日、地域性和是否具有构成要素混淆的前提进行判断；

5.判断注册商标近似的过程中，还需要综合考虑商标使用的历史因素和现状，才能做出既保护商标权利人权利，又衡平商业利益、公平竞争的判断。

当前，在商标行政授权和确权程序中，存在一种常见的裁判倾向：即只要是完整包含了他人在先或在后商标标识，就会被认为构成注册商标近似，从而导致大量商标不能得到授权。

对此，笔者认为，简单因完整包含他人商标标识就做出近似判断，忽略其他因素在商标近似判断中所起的作用，是一种机械化、简单化的裁判方式。据此，笔者将阐述以下观点，以期引起实务界的重视。

他人标识之外其他构成要素的作用

根据最高法《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第10条的规定：“……认定注册商标相同或者近似按照以下原则进行：……（二）既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行……”

因此，面对完整包含他人注册商标的近似判断，不仅应当就商标进行整体比对，还要在比对中判断其是否属于商标主要部分。如果属于商标主要部分，需要在比对对象隔离的状态下分别进行。当然，在隔离的状态下，如果商标其他构成要素属于商标的主要部分，又不存在相对应的隔离比对对象，判断商标近似的难度就加大。

比如，在“edition”注册商标驳回复审一案中，诉争商标为“edition”，引证商标为“1881 EIDITIONS”，就需要将两者进行整体比对，并且判断诉争商标“edition”是否属于引证商标“1881 EIDITIONS”的主要部分。显然，引证商标“1881 EDITIONS”的主要部分“1881”，两者就难以构成近似。然而，商评委却做出与之相反的结论，就值得商榷。

此外，构成要素的比对，也要考虑注册商标构成要素本身的“形、音、义”，并判断引证商标构成要素“形、音、义”对近似的影响程度。

比如，在商标标识完整包含引证商标的“JUMBOUGG”[2]案中，诉争商标是“JUMBOUGG”,引证商标是“UGG”，商评委认为“JUMBO”部分可译为“庞大的、巨大的”，并不能形成和引证商标“UGG”相区别的特定含义。因此，法院就作出“JUMBOUGG”和 “UGG”构成注册商标近似的认定。

然而，笔者认为，无论是“整体比对、要件隔离”的判断方法，还是从构成要素“形、音、义”的角度入手，其判断首先应以相关公众的一般注意力为前提。

还以“JUMBOUGG”案为例，对于“JUMBO”含义的理解应当放置在中文语境下，以相关公众的一般注意力为判断标准，才能从注册商标含义上判断是否构成商标相似。由于“JUMBO”属于英语专业八级词汇，不属于相关公众可以简单认知的词汇，因而能认识到“JUMBO”的含义为“庞大的、巨大的”的相关公众少之又少。故此，以相关公众一般注意力为判断标准，“JUMBOUGG”和 “UGG”并不构成近似。

知名度与显著性因素的作用

通常而言，在注册商标近似判断中，知名度与显著性是考量的重要因素。当然，知名度与显著性本身也存在密切关系。这是因为，商标的知名度越高，则显著性越强；反之，显著性越强，越能增加商标的知名度。   

根据《商标审查标准》第三部分第16 条：“商标完整地包含他人在先具有一定知名度或者显著性较强的文字注册商标，易使相关公众认为属于系列商标而对商品或者服务的来源产生误认的，判定为近似商标”。

可以看出，知名度和显著性是判断近似商标的重要考量因素。问题在于，此类因素的重要程度边界在哪里，是不是可以超越构成要素所起的作用呢？ 

对此，最高法《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》中第19条规定：“相关注册商标构成要素整体上不近似，但主张权利的商标的知名度远高于被诉侵权商标的，可以采取比较主要部分决定其近似与否。”

比如，在嘉峪长城和长城一案中，最高法院认为，中粮公司使用的“长城牌”注册商标的葡萄酒驰名于国内葡萄酒市场，知名度远高于“嘉裕长城”葡萄酒产品，因此根据该注册商标的具体特征及呼叫习惯，葡萄酒的相关公众只要看到“长城”或者听到其读音，通常就会联系到中粮公司的葡萄酒产品。“长城”具有较强识别中粮公司葡萄酒产品的显著性，构成注册商标的主要部分。从而，“嘉裕长城”商标的使用，会导致葡萄酒市场的相关公众容易将两种不同的葡萄酒相混淆，或者至少认为两者在来源上具有特定的关系，判定“嘉裕长城”构成商标近似。

由此可见，即使从注册商标构成要素整体上来看，诉争商标和引证商标不构成近似，但是基于两者知名度的差异，依旧存在被认定商标近似的可能。

使用人的意图因素作用

商标混淆的判断关系到注册商标侵权的判断结果，因此，也应当放到侵权法领域中予以考量。使用人意图的考量，意味着需要考量使用人是否存在主观过错。就过错判断而言，侵权法采用“合理的理性人判断标准”。具体到商标法领域，判断使用者是否有过错，不再考虑特定市场经营者具体知晓能力、当时所处的环境、时间以及行为类型等主观因素，而是以“一般的、合理的市场经营者”作为判断过错的标准。

就包含他人标识的注册商标近似判断而言，还应考虑如下几个因素：

一是意图的判断应以申请日为判断标准。如最高法《商标授权确权司法解释（公开征求意见稿）》第17条规定，通常情况下，在先使用注册商标已经有一定影响，而商标申请人明知或者应知该商标的影响力，即可推定其具有恶意。由此可见，判断当事人意图应以申请日为判断标准，并结合因使用而形成知名度及市场秩序综合考量。

二是意图的判断应考虑注册商标使用的地域性。同样上述意见稿第17条中，若在先使用商标显著性较强，或者商标申请人与在先商标使用人处于同一地域等因素均有助于认定使用人的恶意。也就是说，如果该标识未有效进入中国市场，即使通过信息流通，商标注册人存在知悉该商标域外知名情况，仍然不能认定具有恶意。

比如，在“无印良品”商标案中，最高院也持类似观点：“良品计画的‘無印良品’商标虽然具有较强的显著性和创造性，但在其提供的证据不足以证明该注册商标在中国大陆境内在第24类商品上在先使用并有一定影响的情况下，关于棉田公司申请注册被异议商标是否具有主观恶意已无评判必要。”

三是意图的判断应以构成要素的混淆为前提。比如，在荣华饼家有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会一案中，最高法院就认为：“如果两商标客观上可区分性较强，不会产生混淆误认可能性，认定两商标不构成近似商标没有异议，就不需要考虑注册商标申请人是否有主观恶意等裁量因素。”

历史因素和现状因素的作用

在判断是否构成注册商标近似的过程中，历史因素和使用现状也应当被纳入考量范畴。就商标使用的历史因素而言，不仅影响着当事人的意图，还影响着当前市场秩序的形成情况，必然在近似判断会予以重视。

比如，张小泉案中，法院就认为，“张小泉”文字无论作为字号还是注册商标，其知名度和声誉的产生都有长期的历史原因，在充分尊重本案涉及的历史因素的前提下，根据公平、诚实信用的原则，不能认定“刀剪公司”在企业名称中突出使用“张小泉”文字构成注册商标及驰名商标的侵犯。

与此相似，在“JUMBOUGG”案中，由于UGG最早历史来源于澳大利亚，他们的消费者和经营者将“UGG”作为羊毛皮一体雪地靴这一类产品的通用名称，澳大利亚知识产权局也曾正式声明UGG为羊毛皮一体雪地靴这一类产品的通用名称。在这样的历史因素作用下，“JUMBOUGG”商标持有人作为一家澳大利亚公司，基于其对羊毛皮一体雪地靴统称“UGG”的认知，将其品牌定位为“JUMBOUGG”，随后进行了大量的使用与推广，并进入中国市场。故此，结合历史因素考量，判断“JUMBOUGG”构成注册商标近似也难以成立。

就注册商标使用现状的而言，更多着眼于目前已经形成的市场秩序。对此，最高法《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第1条指出：“对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的诉争商标，应当准确把握商标法有关保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神，充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际，注重维护已经形成和稳定的市场秩序。”

可以说，完整包含他人标识的注册商标近似判断，需要就构成要素、知名度和显著性、使用人的意图、商标使用历史和现状四个方面进行综合判断，而不是落入机械化、简单化的判断模式。当然，这四个方面的判断，要结合个案，有侧重、有取舍的综合考量。唯如此，才能避免不当剥夺商标权利人的利益，平衡与其他注册商标持有人的关系，维护市场竞争的良好秩序。