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商标问题
12
4月
2017

恶意抢注商标是一个国际性问题?——中美英日关于恶意抢注商标的法律应用比较 (下篇)

发布时间:2017-04-12  来源:China IP  作者:China IP  

   恶意抢注商标  法律实践  应用比较


   四、思考与建议


   1.将"恶意"作为可以驳回、异议或撤销商标的独立基础


   既然从法理上可以确定"恶意"申请商标是违背商标保护的基本精神的,对公共利益和在先私权都有诸多弊端,应当把"恶意"作为禁止注册和使用的绝对理由情形之一,如此较之其他表述方式(例如"不正当手段"、"不良影响"、"诚实信用原则"、"容易损害社会秩序"等)能更准确完整地表达出本质,也更容易落地执行,且适用该依据的构成要件也更加清晰(即申请人在申请商标时具有恶意),不必受限于其他因素的制约,避免恶意抢注人轻易规避现行法律。至于如何证明恶意,可以在司法解释中给出进一步解释,并通过判例逐步总结完善相关标准。


   2.在本国无注册也无使用但在国外驰名的商标,如果被恶意抢注,是否应当予以阻止?


   我国《商标法》第32条规定,"申请商标注册……不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。"但最高院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》对于"使用"的概念做出了必须为"在中国境内实际使用"的限制性规定,从而使此类商标即使遭到抢注,也无法在我国寻求救济。


   笔者认为,这其实是法律体现何种价值观的问题。法律选择容忍"恶意"的价值观或否在世界各国内均有表现。但无疑,如果容忍恶意抢注国外驰名商标在本国合法化,从表面上看是帮助了本国企业获得了眼前利益,实则种下了有毒的种子,因为当本国企业通过恶意抢注比正常经营更快地获得更多的利益且不受任何惩罚时,这种"溺爱"式的法律就是在引导激励更多人恶意抄袭,背离了诚信原则,长远来看反而有害于市场的健康发展。


   如果选择不容忍"恶意",不论引证商标是否在中国有注册和使用,只要抢注人存在恶意(基于各种客观证据推断),该商标就应当被驳回或撤销,这样做在表面上是将利益的天平倾向了国外企业,但实则纠正了本国企业的不良商业作风,树立诚信为王的市场风气,更有利于鼓励企业创新而不是抄袭,通过提高经营实力踏踏实实地积累品牌口碑而非投机和窃取他人的商誉。


   例如,在加拿大的Orkin Exterminating Co. v. Pestco Co. of Canada案中,Morden法官就认为,加拿大人到境外(美国)居住和访问将导致公众对于在美国注册在先的系争商标的认知,从而使得该商标获得超越管辖权范围的商誉,而在加拿大境内亦应得到保护;并在判决中强调了"恶意"应被作为调整利益冲突时的重要考虑因素。


   3.缺席裁决(Default Judgment)


   商标异议/撤销程序中的缺席裁决,是指被异议/撤销商标的申请人/注册人如果未针对异议/撤销进行答辩,则直接裁定支持异议人/撤销人的主张,驳回/撤销该商标。


   根据国际商标协会(INTA)维权委员会下属的异议与撤销子委员会于2013年制作的《报告与建议:第三方异议和撤销程序中的缺席裁决》以及其他相关资料,在商标异议中适用缺席裁决的国家/地区包括美国、加拿大、英国、澳大利亚、新西兰、比荷卢、印度、新加坡、马来西亚、泰国、波兰、中国香港等;在商标撤销中适用缺席裁决的国家/地区包括美国、英国、日本、瑞典、印度尼西亚、比荷卢等。


   缺席裁决对于加快审查速度、节约行政资源、遏制恶意抢注有较明显的帮助,尤其在商标异议程序中,作为商标申请人,既然提交了注册申请,就应当在申请过程中积极参与,如果不答辩可视为对权利的放弃。虽然也存在异议人恶意提异议的可能性,但是由于提交异议的成本远大于提交申请的成本,现实情况是恶意抢注商标比恶意异议的数量大得多。因此,在异议程序中适用缺席裁决是比较合理的。


   4.举证责任的平衡


   由于上述缺席裁决是否适用通常是在本国商标法或其他相关法律中规定的,想要改变就涉及修法,而在任何国家,修法都是一个漫长且复杂的过程,且短期难以应用到具体案件中。在法律尚未采纳缺席裁决的情况下,审查机关可以在平衡举证责任时考虑商标申请人/注册人是否答辩这个事实,如果没有答辩,就相应降低异议人/撤销人的举证责任,例如依据初步证据予以认定。如此既符合公平的原则,也有利于敦促申请人/注册人参与答辩,并遏制恶意抢注行为。


   异议人/撤销人的引证商标的在先使用及知名度情况可以作为推断商标申请人恶意的证据,但不作为必要证据。如果有其他事实证明申请人在申请该商标时有可能明知或应知该商标属于其他经营者,也可以判定该申请不符合善意/诚实信用原则,构成恶意。


   由于异议和无效案件的最终结果仅仅针对涉案商标是否予以注册的问题,和民事侵权案件相比,案件结果的影响力较轻。因此,在商标授权确权程序中,对异议人/撤销人的证据充分性的要求标准应当低于民事侵权诉讼程序中对原告要求的证据标准。


   5.建立"黑名单"


   为了更有效地打击恶意抢注,商标主管机关可以考虑建立诚信平台,尤其是恶意抢注人的"黑名单",记录所有生效裁定中被认定构成恶意的申请人和代理机构,并且记录被认定构成恶意的次数。如果某个异议案件中的被异议人属于"黑名单",则可以视情况减轻异议人关于主张被异议商标申请构成恶意的举证责任,从而真正体现诚实信用原则的力量。


   采用"黑名单"并不违背个案审理原则,而是将当事人过去案件中的行为作为客观事实的一部分,结合当前案件的其他事实综合参考并评价。每个人都应当对自己过去的行为负责,法律应当使那些违背诚信原则的人实际承担更严重的不利后果。


   五、结语


   恶意抢注商标是一个国际性的问题,不仅仅因为该类案件对国际贸易有负面影响,也因为"恶意"这个词是商标领域中少数几个尚未在国际上有任何明确定义却被各国法院和审查机关频繁使用的概念。笔者希望借此文抛砖引玉,为立法者和司法者提供一些参考。


   虽然各国目前均未对恶意抢注商标做出完整明确的规定和标准,但是各国在程序和实体法方面采取的一些有效措施以及适用原则值得彼此借鉴和学习。我国亦应当进一步加强抑制恶意抢注的立法和司法实践,逐步确立完善的认定标准和明确的法律后果,为商标识别作用的有效发挥和健康有序的市场发展保驾护航。


  


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