摘要

　　 2013年3月16日之后，美国结束了自1790年首次制定专利法以来所奉行的“先发明制”，而改为“发明人先申请制”。虽然修改后的美国专利法（AIA）采用了世界其他国家和地区普遍采用的“先申请制”，但在实质内容上还是与其他国家有着诸多不同，因此有必要从《美国专利法》第102条的文本入手，比较其与中国专利法关于专利申请的新颖性、现有技术、宽限期、披露等概念与规则的异同。

　　《 美国发明法案》（America Invents Act，缩写为AIA）正式生效后，所有在2013年3月16日之后申请的专利都要受其影响。想要理解美国专利法的发明人先申请制，有必要从美国专利法第102条的文本入手。

　　 美国专利法第102条依次列举了第（a）款至（d）款共计4大款的规定，而每一大款中都包含了若干小款。其中最为重要的是第（a）款和第（b）款。

　　 一、关于现有技术

　　 美国专利法涉及“现有技术”的条款规定在35 U.S.C. 102（a）（1）和（2）。而中国专利法关于“现有技术”的规定在专利法第22条第2款和第5款。简单小结见下表1：

　　 从表1的对比得出，35 U.S.C. 102（a）（1）与中国专利法第22条2款形式上基本一致。需要注意的是：102条新出现的术语“有效专利申请日（effective filing date）”。“有效申请日”定义于35 U.S.C. 100，指的是（1）若是普通申请，则有效申请日指该专利或专利申请的实际申请日；（2）享有优先权或对更早之申请日享有利益的，则有效申请日指对该对象作出描述的此类专利申请的最早提出日。例如，连续案的有效申请日为母案的申请日，临时申请若在一年内转为正式申请，则其正式申请的有效申请日为临时专利申请的申请日。

　　 二、关于“抵触申请”

　　 中国专利法关于“抵触申请”的规定在专利法第22条第2款，而美国专利法并没有严格对应概念，与之相类似的规定在35 U.S.C. 102（a）（2），简单对比见下表2：

　　 从表2的对比得出，主要区别在于：（1）美国关于这些披露行为的主体只能是他人（another inventor）：而中国关于这些披露行为的主体既可以是他人也可以是专利申请人自己。（2）中国专利法将“抵触申请”的行为排除于现有技术之外，只能单独用来评价一个专利申请的新颖性。但根据美国35 U.S.C. 102（a）（2），这一情形直接被明确规定为“现有技术”，可以用来评价一个专利申请的创造性。

　　 下面简单举一个笔者遇到的例子来说明：

　　 一件PCT进美国的发明，其国际申请日为2012年12月20日，美国进入日为2014年3月17日，该PCT申请还要求中国优先权，优先权日为2012年5月9日。在审查意见中，美国审查员引用的三篇对比文件分别为：D1：US2009/0219257A1（公开日：2009年09月03日）；D2：US2013/0162596A1（公开日：2013年06月27日）；D3：US2013/0299214A1（公开日：2013年11月14日）。对此，客户曾有如下疑问：为啥2013年公开的对比文件D2、D3能够用来评价2012年申请的本案的创造性？要分析这个问题，首先要确定本申请的“实际申请日”。本申请虽然貌似有三个专利申请日（中国申请日、国际申请日、美国申请日），但根据35 U.S.C. 100其在美国的“实际申请日”为最早的优先权日，即2012年5月9日。而对比文件D2的公开日虽然为2013年06月27日，但其在美国的专利申请日为2011年10月18日，明显早于本案的优先权日，因此D2可以被认为是本案的现有技术，能够被用来与D1相结合来评价本案的创造性。同理，对比文件3的公开日虽然为2013年11月14日，但其专利申请日为2012年02月01日，因此也可被认为是现有技术，能够评价创造性。

　　 另外说句题外话，根据《欧洲专利公约》第54条第（3）款，申请在前、公开在后的对比文件也被认为是现有技术，只不过根据第56条，第54条第（3）款所称的文件在评定创造性时不应予考虑。真可谓与中国专利法“殊途同归”。

　　 三、关于宽限期

　　 35 U.S.C. 102（b）款的标题是“例外”，亦即，它规定了上一款“新颖性与现有技术”之一般规定的例外情形。中国专利法关于“宽限期”的规定在专利法第24条。简单对比见下表3：

　　 从表3的对比得出，具体区别如下：

　　 （1）时间标准：美国宽限期为“有效申请日”之1年；中国宽限期为“申请日”6个月。

　　 （2）披露形式的规定：美国对披露的具体行为没做规定，比较宽松；而中国对披露行为做了严格限定，如上表所示。

　　 （3）规则不同：中国实行的是“申请在先”原则；美国实行的是“披露在先”原则，换句话说，即使发明人的专利申请时间在他人之后，但其在宽限期内比他人先行披露的，仍然可以具有新颖性。

　　 以下通过一个虚构的案例来介绍中美专利法的不同处理结果：

　　 假设甲于2016年4月1日完成一项产品发明之后未及时申请专利，但他在2016年4月20日的一次全国性学术团体组织召开的学术会议上首次披露了该发明创造；乙于2016年5月1日也独立完成了相同的发明，并于2016年5月20日提出专利申请；甲于2016年6月20日也提出了专利申请。如果该案发生在美国，根据AIA之后的35 U.S.C. 102（b）（1），甲虽然申请在后，但因其披露在先，故只要其在披露自己的发明之后1年的宽限期内提出了专利申请，他都能将乙的申请排除在现有技术的范围之外。因此，甲可以获得专利授权。如果该案发生在中国，根据中国专利法第9条的先申请原则，乙的专利申请早于甲的申请，故甲不能获得专利授权；（或根据中国专利法第22条的抵触申请的原则，甲的申请被乙抵触，故甲不能获得专利授权）；再根据中国专利法第22条关于新颖性以及现有技术的规定，甲在乙的申请日之前所作的披露构成现有技术，故乙也不能获得专利授权。

　　 由此可知，在美国宽限期的保护下，发明人准备专利申请的时间更加充足，还可以通过尽早公开其发明创造来吸引社会投资，提高专利申请质量，促进创新成果转化。另外，即使他人将其创新成果予以公开或申请专利，发明人也能通过法律手段挽回损失。

　　 结语

　　 美国改为发明人先申请制后，整体上与包括中国在内的其他国家的专利法趋于一致，对已经熟悉了国内专利申请流程的国内企业来说，依据美国新专利法向美国申请专利相比以前会更方便。但是，美国专利法律制度体系庞大、内容繁杂，仅与发明人先申请制相关的实体条款所涉及的实质内容就不少，我国企业必须认真研究和密切关注美国专利制度的最新态势，继而灵活调整专利战略，真正做到知己知彼、百战不殆。