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商标问题
06
2月
2017

经验之谈:商标注册申请的风险及如何规避风险?

发布时间:2017-02-06  来源:王翠翠 IPRdaily  作者:王翠翠 IPRdaily  

   作为工作很多年的商标注册代理人,作者接触了很多客户,代理了很多案件,发现商标注册申请的风险一直以来都是申请人难以理解及接受的问题。尤其互联网+时代,电子商务企业如雨后春笋,数量很多,发展很快,商标注册申请问题非常突出。所以需要总结经验,归纳风险,然后提出解决方案,一气呵成。


   多数商标注册申请人认为付了代理费找了专业律师代理,就一定能申请成功。即便代理人在申请前跟申请人讲解了原因,或者一再提示风险,但是申请人在拿到商标注册驳文时,早已忘记代理人的提示。这并不是申请人的问题,因为申请人作为企业负责人要考虑企业的发展、经营、利益等很多重要事宜,知识产权仅是其中一部分。知识产权作为国家战略,企业上层战略,非常重要。因此,笔者建议企业树立知识产权规划意识,设立知识产权专员岗位,专门负责企业知识产权以及与代理律师的沟通协调。以下浅谈笔者个人的一些观点及建议。


   一、商标注册申请风险不可规避的客观原因


   1、企业刚成立,只考虑企业生存问题,忽视商标注册申请或者还没来得及申请商标


   很多商标注册申请人认为企业成立之初,解决企业生存问题才是最为现实关键的,知识产权是企业发展后才该考虑的事。熟不知,待企业发展后,想申请注册已使用的品牌时,才发现商标注册不上,导致长期使用的已获得相关公众认可的品牌必须更换。就连拥有数亿用户的“微信”商标都被他人在先申请,后来在腾讯、商标局、商评委等共同努力下,腾讯才赢回“微信”商标。


   商标注册以申请原则为主,使用原则为辅,因此最早向商标局申请注册的商标将会获得初步审定公告。申请商标费用不高,但能为企业保驾护航,企业应将知识产权先行。


   2、商标注册显著性要件与申请人希望名称简单好记、易于联想到商品或服务内容之间的矛盾


   商标注册最为重要的要素就是具备显著性,越独创显著性就越高,这样才能达到区分相同或类似商品的不同来源的作用。商标显著性:(1)指商标注册与指定使用的商品或服务之间没有直接表述性,即不能仅直接表述商品的功能、用途、原料、质量、价格、型号、内容等等,这是申请人尤其电子商务企业最为常见的问题。(2)商标注册不能太简单,比如两个普通字体的字母、常见几何图案等等。(3)商标与在先商标,尤其是知名商标要有区别,不要模仿抄袭等等。


   对企业来说,都钟爱于商标注册名称简单易记,又能让相关公众联想到商标的服务内容。尤其是快速发展的互联网、电子商务企业喜欢用缺乏显著性的商标名称,比如我代理的“微团购”亦是如此,品牌知名度很高,但是商标注册申请之路却会很艰难。


   3、商标近似判断的因素很多,很灵活,审查员在法律法规、审查标准的前提下有自由裁量权


   商标局审查员很多,审查员对事物的认知能力也不尽相同,因此在商标注册近似判断上也存在仁者见仁智者见智。另外商标审查实行个案制,每个商标注册都有自身的特点,不能因为他人注册成功,代表自己就能注册成功。


   对企业来说,认为支付了代理费找了律师代理,就应该成功。而专业的代理律师,可以凭长期办案经验,在商标注册近似判断上趋向于审查员,却不能取代审查员的审查意见。因此,在商标近似判断上切不可过于武断,多听听律师的意见,多权衡利弊。


   4、商标审查周期长,与企业立即使用申请商标注册之间的矛盾


   商标实质审查是一项专业的工作,需要审查商标注册是否违反法律禁止性规定、是否缺乏显著性、是否与在先商标近似、甚至是否与前一案件有关联性等等。因此无法做到像网络域名、企业登记核名一样先审核,审核通过后再办手续。因此一件商标注册从申请到商标局审查完毕,给出初步审定公告或者驳回的结果,需要九个月左右。


   对企业来说,没有提前规划品牌,认为时间就是金钱就是机会,在这九个月里将申请商标投入大规模使用,比如投入广告费、印刷包装、生产产品等等,这些费用比商标申请费高出太多,如果商标注册驳回可能导致企业前期投入前功尽弃。更为重要的是,企业的品牌战略规划可能要重新调整。


   5、商标申请盲期、异议期的客观存在及法律程序


   商标注册从申请到录入查询系统,在商标局网站的查询系统被查到,需要五个月左右。因此,在查询商标的当时,之前五个月的信息是查询不到的,这就叫查询盲期,因为盲期存在近似商标注册而驳回的也很多。


   商标注册即便通过商标局的审查,准予初步审定公告,但公告期有三个月,相关利害人可以对公告期的商标提出异议,如果理由及证据充分,仍能驳回已公告的商标。这就叫异议期。


   这是客观存在的问题及法律程序,是任何人都无法规避的风险。


   二、针对上述问题,如何解决商标注册申请的风险问题


   1、商标命名时,就注意显著性问题,尽量独创品牌,先找专业律师进行商标查询,提示风险。


   2、提前储备一些商标,待商标注册成功后,再使用商标,避免临时抱佛脚,刚提出申请商标就投入使用。阿里巴巴公司已申请注册有5600多件商标,腾讯公司更高达6000多件商标。


   3、如果需要使用商标时,而没有储备商标,千万不要把希望全部寄予一个商标申请上,这样风险太大。尽量同时多申请几个品牌,防患于未然,可以及时调整品牌。


   4、申请商标时,尽量在上下游行业、关联行业都保护起来,避免他人抢注,也备将来企业跨业发展不时之需。


   5、如果商标有风险,而且无法等到商标注册成功时再启用,那么在使用商标的时候,一定要多注意规范、突出使用商标,保留商标使用证据。若被驳回,可以通过驳回复审法律程序,提供大量商标使用证据,争取商标申请成功。


   商标注册申请看似是很一件很小的事情,但其对企业的重要性,不得不需要企业及代理人认真对待,提前规划好,将企业的知识产权风险控制到最低。商标申请注册是成本最低的投入,但意义深远,因此在源头上把握好商标注册申请的问题,事半功倍。以上建议供企业参考,希望能给企业家们带来一点小小的帮助。




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